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    謀定而後動,專利戰方能打贏——最高法司法解釋專利侵權等同原則限定適用幾種情形


    文丨程守法

    專利糾紛二審收歸最高法,需要我們不斷研究最高法專利侵權判定的原則。專利權的保護範圍應當以權利要求書明確記載的全部技術特征所確定的範圍爲准,也包括與該技術特征等同的特征所確定的範圍。專利法確定技術特征相同侵權爲原則等同侵權爲輔助。所謂等同特征,是指與所記載的技術特征以基本相同的手段,實現基本相同的功能,達到基本相同的效果,並且本領域普通技術人員在被訴侵權行爲發生時無需經過創造性勞動就能夠聯想到的特征。謹慎適用等同侵權原則是專利糾紛案件中司法裁斷的依據,權利人在個案中如果依賴于主張等同侵權則訴訟風險將明顯增加。

    專利侵權判定以相同侵權爲主,等同侵權適用爲輔,最高人民法院司法解釋的口徑來看,一直嚴格把握等同原則的適用情形,充分尊重權利要求書的公示和劃界作用,適度從嚴把握等同侵權的適用條件,防止等同侵權的過度適用。因此,等同侵權認定不過是專利權保護的合理擴張,而非戰無不勝的利器,作爲權利人對此一定要有清醒的認識。


    一、禁止反悔原則對于等同侵權原則適用的限制,即便被控侵權方未抗辯,法院仍可主動適用禁止反悔原則

    (一)禁止反悔原則適用具有無因性,只要確認曾經作出限制性修改或陳述即可,是否實際産生因果關系或被審查員采納與否均無影響。

    禁止反悔規則是指當一方當事人已經作出某種行爲,且被他人所信賴,該當事人以後就不能再否認該行爲。《專利權糾紛解釋》第6條規定的是專利法理論上的禁止反悔規則,也是對等同原則適用的一種限制。專利權人對其在授權或確權程序中已放棄的內容,不能通過等同原則的適用再納入專利權的保護範圍。應當注意的是,該條強調的是專利申請人、專利權人客觀上所作的限制性修改或者意見陳述,這種陳述屬于單方陳述,因何種原因作出並無影響。該修改或者陳述是權利人主動還是應審查員要求所爲,與專利授權條件是否具有法律上的因果關系以及是否被審查員最終采信,均不影響該規則的適用。所謂“多余指定”原則是不被接受的。

    是否已無路可退?當然有,如果限縮性修改或者陳述被明確否定的,人民法院應當認定該修改或者陳述未導致技術方案的放棄,此時不適用禁止反悔原則。對此,權利人應提交相關授權確權過程中文書作爲證據予以證實,充分舉證方能化解相應的風險。

    (二)法院可以依據已經查明的事實主動適用禁止反悔原則,不以被控侵權人是否抗辯爲條件。

    最高人民法院認爲,即使被控侵權人沒有主張適用禁止反悔原則,人民法院也可以根據業已查明的事實,適用禁止反悔原則對等同範圍予以必要限制。(參沈其衡與上海盛懋交通設施工程有限公司侵犯實用新型專利權糾紛案[最高人民法院(2009)民申字第239號民事裁定書]),即法院可以依據在案證據主動適用禁止反悔原則,以實現技術壟斷與創新之間的平衡,無論被控侵權人是否主張適用禁止反悔原則,人民法院仍可以根據業已查明的事實,通過適用禁止反悔原則對等同範圍予以必要的限制,以合理地確定專利權的保護範圍。


    二、捐獻原則是等同原則適用的進一步限制

    說明書用途限定爲解釋權利要求記載技術特征。發明專利權的保護範圍以其權利要求的內容爲准,說明書及附圖可以用于解釋權利要求。當專利權人與被控侵權人對專利權利要求記載的技術特征的理解有分歧時,可以用專利說明書記載的相關內容解釋權利要求所記載的技術特征的含義。

    但實踐中專利申請人爲了容易獲得授權,權利要求往往采用比較下位的概念,而說明書及附圖又對其擴張解釋。專利權人在侵權訴訟中主張說明書所擴張的部分屬于等同特征,從而不適當地擴大了專利權的保護範圍。爲解決專利申請人“暗度陳倉”的做法,確立了捐獻規則,是指對于說明書記載而權利要求未記載的技術方案,視爲專利權人將其捐獻給社會公衆,不得在專利侵權訴訟中主張上述已捐獻的內容屬于等同特征所確定的範圍,該理論已經被司法解釋所接受。

    總而言之,最高法對于等同原則的適用需要兼顧專利權人和社會公衆的利益,既要保護專利權人在現有技術基礎上作出的技術貢獻,又要促進科學技術的進步,還要防止侵權人以新出現的技術進行簡單替換而規避侵權的發生;相反,作爲權利人而言,如果必須提起等同侵權訴訟,則應當首先調閱並審查專利說明書及授權確權過程中是否做出限制性修改或者意見陳述,對此進行充分法律風險分析及評估,然後制定切實可行的維權策略,以免覆水難收。

     

     
     

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